10.2. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НОУ-ХАУ : Регулювання зовнішньоекономічної діяльності : B-ko.com : Книги для студентів

10.2. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НОУ-ХАУ

У преамбулі «Регламенту» 556/89 Комісія визнавала зростання економічного значення непатентованої технічної інфо­рмації. Велика кількість підприємців уклала угоди на викорис­тання такої інформації у формі чистих ліцензійних угод з ноу- хау. Брала до уваги Комісія і той факт, що передача ноу-хау є та­кою, що часто не має зворотного (заднього) ходу. З огляду на ці чинники і існувала потреба у врегулюванні статусу таких ліцен­зійних угод у контексті правил конкуренції з метою сприяння поширенню (dissemination) у Співтоваристві технічних знань. Комісія дотримувалася думки, що чисті ліцензійні, змішані ліце­нзійні угоди та патентні ліцензійні угоди відігравали роль, що зростала, у передачі технології (technology transfer).

«Регламент» 556/89 поширювався і на змішані ліцензійні уго­ди. Свого часу вони не підпадали під дію «Регламенту» № 2349/84. Він стосувався виключно патентних ліцензійних угод.

Комісія врахувала, що у змішаних угодах патенти не забезпе­чують ефективну охорону (effective protection) від використання технології третіми особами з огляду на що неминучою складовою таких угод є секрети виробництва. Бралося до уваги, що у зміша­них угодах містяться зобов' язання, що обмежують використання відповідної технології ліцензіаром або ліцензіатом. Якщо ж ці зобов' язання частково або повністю базувалися на ліцензованих ноу-хау і відповідали іншим умовам «Регламенту» 556/89, то во­ни мали право на легалізацію.

Своїм обов'язком Комісія вважала поширити «Регламент» на чисті та змішані ліцензійні угоди, що містять додаткові положен­ня (ancillary provisions), які стосуються товарних знаків та інших прав інтелектуальної власності, якщо у них відсутні обмеження конкуренції, окрім тих, що стосуються ноу-хау і які дозволено цим «Регламентом». Вимагається щоб ліцензовані технічні знан­ня були секретними, суттєвими та ідентифікованими.

Законодавець брав до уваги, що зобов' язання за ліцензійними угодами можуть стосуватися не лише території у межах «Спіль­ного ринку», але і території країн, які не є членами Співтоварист­ва. Законодавця цікавили лише зобов'язання щодо території під юрисдикцією ЄЕС.

Якщо ж зобов' язання з країнами — нечленами або щодо зару­біжних територій відлунювалися у «Спільному ринку», то до та­ких угод ставилися так і у тому ж обсязі, як і до зобов' язань, що стосувалися території «Спільного ринку».

Єврокомісія вважала за неможливе поширювати «Регламент» на угоди, що стосувалися виключно торгівлі. Були у цьому аспе­кті і винятки. Допускалися зобов' язання ліцензіара впродовж пе­ріоду, що передує початку ліцензіатом виробництва з викорис­танням ліцензованої технології, постачати контрактні продукти для продажу їх ліцензіатом. Не поширювався «Регламент» і на угоди з продажу ноу-хау, переданих у контексті франчизи (фран- чайзингу), а також на угоди з ноу-хау у зв'язку зі спільними під­приємствами (joint ventures) чи патентними пулами (patent pools), якщо ліцензування ноу-хау відбувалося в обмін на інші ліцензії, не пов' язані з удосконаленнями (improvement) або новими засто­суваннями (new applications) цих ноу-хау.

Виключні ліцензійні угоди (exclusive licensing agreements), за яких ліцензіар бере зобов'язання не використовувати самому лі­цензовану технологію на ліцензованій території і не надавати там подальших ліцензій, Єврокомісія вважала такими, що можуть не порушувати ч. 1 ст. 85. Бралися до уваги обсяг виконаної науко­во-дослідної роботи щодо нової технології, зростання рівня кон­куренції (increase in the level of competition), зокрема, міжмарко- вої (inter-brand competition) і конкурентоспроможність (compe­titiveness) підприємств, досягнуту від поширення інновації (dissemination of innovation) у межах Співтовариства.

Законодавець вважав, що добре все те, що сприяє передачі технології, яка поліпшує виробництво товарів (production of goods) і поглиблює технічний прогрес (to promote the technical progress). Було позитивним ставлення до зобов' язань ліцензіата використовувати ліцензовані продукти лише для виробництва своїх продуктів. Вважалося, що у такому випадку ліцензіар не позбавляється можливості поширювати технологію у різних її за­стосуваннях.

Допускалися зобов'язання ліцензіара і ліцензіата про утри­мання (to refrain) не лише від активної, але і від пасивної конку­ренції на ліцензованій території чи на території, зарезервованій для ліцензіара чи інших ліцензіатів. Вважалося, що охорона від активної конкуренції надає ліцензіатам потрібну їм безпеку (security), особливо у початковий (initial) період використання лі­цензованої технології, коли ліцензіати інвестують значні суми у розвиток ринку продукту і зростання попиту на нього.

У преамбулі «Регламенту» зазначалася складність визначення моменту коли ноу-хау можуть не вважатися такими, що є секрет­ними. Законодавець вважав за доцільне встановити фіксовану кі­лькість років для періоду територіальної охорони впродовж якого надаються виключення (exemptions). Оскільки ліцензії на секрети виробництва часто укладаються після того як товари і послуги, що включають ліцензовану технологію, досягають успіху на рин­ку, то законодавець за стартову точку територіальної охорони прав ліцензіара і ліцензіата взяв дату підписання першої ліцен­зійної угоди щодо вступу технології на відповідну територію. Що ж до охорони прав ліцензіата у зв'язку з виготовленням, викори­станням, активними або пасивними продажами іншим ліцензіа- тами, то за стартову точку взято дату підписання ліцензіаром першої ліцензійної угоди у рамках ЄЕС. Охорона поширювалася впродовж всіх зазначених вище періодів (за умови що ноу-хау залишаються секретними і суттєвими), незалежно від дати при­єднання держав-членів до Співтовариства і за умови, що кожний ліцензіат сам виготовляє або виготовив ліцензований продукт.

Виключення впродовж триваліших періодів, зокрема, коли йдеться про охорону затратних (expensive) і ризикових (risky) ін­вестицій або у випадку, коли сторони не були конкурентами пе­ред укладанням ліцензійної угоди, могло надаватися на підставі індивідуальних рішень (individual decisions). Сторонам дозволя­лося продовжувати термін їх угоди з метою використання будь- яких наступних удосконалень і передбачати сплату додаткових роялті. Додаткові періоди територіальної охорони надавалися від дати ліцензування удосконалень у ЄЕС на підставі індивідуаль­них рішень. Вимагалося, щоб нові застосування ліцензованої технології були суттєвими і секретними і за своїм значенням не менш важливими, ніж початково надана технологія або ж вима­гали нових затратних і ризикових інвестицій.

Якщо ж у деяких країнах-членах така технологія охоронялася на підставі патентів, то на неї поширювалися положення «Регла­менту» № 2349/84.

Законодавець вважав що зобов'язання, сформульовані у ст. 1 «Регламенту» 556/89, надають споживачеві справедливу частку вигод від удосконалення постачання товарів на ринок. Зобов' я- зання на його думку не є обтяжливими для досягнення зазначеної вище мети. Конкуренція на стадії дистрибуції забезпечується можливістю паралельного імпорту. Ексклюзивні зобов' язання не усувають конкуренцію щодо суттєвої частини відповідних то­варів.

У ст. 2 «Регламенту» 556/89 наведено список зобов'язань, які зазвичай зустрічаються у ліцензійних угодах з ноу-хау і які, на думку законодавця, можна вважати такими, що не обмежують конкуренцію. Отже на них також поширюється винятковість (exemption).

Стаття 3 «Регламенту» 556/89 має справу з обмеженнями і по­ложеннями, які бажано не включати до ліцензійних угод, щоб скористатися блоковою винятковістю. Вони підпадають під ч. 1 ст. 85 Договору. Існують значні сумніви щодо поширення на них ч. 3 ст. 85 і блокова винятковість може їм надаватися лише в ін­дивідуальному порядку.

У ст. 4 «Регламенту» 556/89 йдеться про угоди, на які автома­тично не поширюється блокова винятковість, оскільки на поло­ження угод немає чіткої вказівки у «Регламенті».

Все ж таки законодавець допускав можливість поширення і на них блокової винятковості. Малося на увазі, що про такі угоди слід повідомляти Комісію. Якщо ж Комісія не висловлює запере­чень впродовж певного часу, то вважається, що така угода підпа­дає під блокову винятковість.

На підставі ст. 7 ««Регламенту» Комісія може відкликати бло­кову винятковість щодо окремих угод, якщо вони суперечать ч. 3 ст. 85 Договору.

Зобов' язання ліцензіата про припинення використання ліцен­зованих ноу-хау після закінчення терміну угоди вважалися нор­мальним положенням у ліцензуванні ноу-хау(normal feature of the licensing of know-how). Схильно ставився законодавець і щодо надання ліцензіатом ліцензіару ліцензії на удосконалення ліцен­зованих ноу-хау, якщо ліцензіат не був обмежений у наданні лі­цензій і у розкритті накопиченого досвіту третім особам, коли цим не розкривалися ноу-хау ліцензіара.

Якщо ж угода містила зобов' язання ліцензіата про припи­нення використання ноу-хау після закінчення терміну угоди, а також зобов'язання про передачу ліцензіару удосконалень з ноу-хау (навіть на невиключній чи взаємній основі), але не містила зобов'язання про припинення використання першо- початковим ліцензіаром цих удосконалень після закінчення терміну угоди, то в такій ситуації вбачалося обмеження кон­куренції.

«Регламент» передбачав зобов' язання ліцензіата сплачувати роялті до закінчення терміну угоди незалежно від того, що ліцен­зовані ноу-хау могли стати суспільним надбанням (to enter into the public domain) з огляду на дії третіх осіб. Комісія вважала таке положення сприйнятним, оскільки це давало підстави ліцензіару, укладаючи угоду, не вимагати занадто високої ціни за передачу технології у якості підстраховки від можливого знецінення ноу- хау у випадку їх розкриття.

«Регламент» забороняв методи розрахунку роялті (methods of royalties calculation), які не пов' язані (are unrelated) з використан­ням ліцензованої технології, або встановлення роялті на посто- ронні продукти, виготовлення яких на будь-якій стадії не вимагає використання ліцензованих патентів і ноу-хау. Якщо ліцензіар розголошує відповідні секрети виробництва (know-how becomes publicly known), то ліцензіат звільняється від сплати роялті.

«Регламент» допускав зобов' язання ліцензіата обмежити ви­користання технологій однією чи більше сферою техніки (one or more technical fields of application — fields of use) або одним чи більшою кількість продуктів. Вважалося, що ліцензіар має право на обмеження у передачі ноу-хау. Не допускалося використання цього обмеження як прикриття для розподілу споживачів (disguised means of customer sharing).

Блокова винятковість не поширювалася якщо обмеження на­давали ліцензіару невиправдану конкурентну перевагу. Не можна ліцензіату нав'язувати якісні специфікації (quality specifications), інші ліцензії або товари та послуги яких не хоче ліцензіат від лі- цензіара. Якщо ж специфікації, ліцензії, товари або послуги по­трібні ліцензіату для його ж зручності (for reason of his own convenience), то це вважалося допустимим. Таке блоковій винят­ковості не шкодило.

Шкодили блоковій винятковості розподіли споживачів у тій же сфері технології і розподіли ринку того ж продукту. Такі роз­поділи виконувалися за допомогою фактичної заборони (actual prohibition) на постачання певних категорій споживачів або ж за допомогою зобов' язання з еквівалентним наслідком.

Правопорушення не вбачалося якщо ліцензія на ноу-хау нада­валася з метою забезпечення єдиного споживача (single customer) другим джерелом постачання (second source of supply). Малося на увазі, що заборона ліцензіату постачати особам, іншим ніж спо­живач, була необхідною для надання ліцензій другому постача­льнику оскільки метою угоди (purpose of transaction) не було створення незалежного постачальника на ринку. Це ж поширю­валося і на кількісні обмеження щодо постачання ліцензіатом цього споживача.

Комісія вважала, що такі положення поліпшують виробництво товарів і поглиблюють технічний прогрес. Все ж таки з огляду на недостатній досвід Комісії і на ризик позбавити другого постача­льника можливостей розвитку його власного бізнесу, Комісія вважала за доцільне підпорядкувати такі положення процедурі заперечення (opposition procedure), встановленій пунктом другим статті 4 «Регламенту».

Стаття 3 «Регламенту» забороняла обмеження продажних цін на ліцензовані продукти чи на кількість їх виготовлення і продажу, оскільки такі обмеження лімітують обсяг викорис­тання ліцензіатом ліцензованої технології. Кількісні обмежен­ня вважалися такими, що мають наслідки, еквівалентні експор­тним заборонам. Дозволялося надання ліцензій на викори­стання технології на специфічних виробничих потужностях (specific production facilities) і якщо ноу-хау передавалися для створення (setting up), функціонування (operation) і утримання (maintenance) цих потужностей і ліцензіату дозволялося збіль­шувати їх потужність або створювати нові потужності на зви­чайних комерційних умовах.

Ліцензіатам не дозволялося створювати виробничі потужності для третіх сторін, оскільки метою цих ліцензійних угод не є на­дання доступу іншим виробникам до ноу-хау ліцензіара впро­довж секретності цих ноу-хау.

Законодавець остерігався, що ліцензіар і ліцензіат можуть виявитися пов'язаними угодами, що автоматично продовжу­ються за межі свого першопочаткового терміну шляхом по­стійного потоку удосконалень, що їх передає ліцензіар. На угоди без обмеження терміну блокова винятковість не поши­рювалася. Не встановлювалася заборона на те, щоб сторони у будь-який час укладали нові контракти, що стосуються нових удосконалень.

«Регламент» 556/89 мав зворотну силу (retroactive effect) щодо ліцензійних договорів, існуючих на дату набрання ним чинності, якщо вони відповідали положенням «Регламенту» або були змі­нені з цією метою. Не дозволялося висувати претензії щодо ви­год, отриманих до набрання «Регламентом» чинності.

Не мав «Регламент» використовуватися і як підстава для стяг­нення збитків з третіх сторін (grounds for claims for damages against third parties).

Про укладені до набрання чинності «Регламентом» ліцензійні угоди, що охоплювалися статтями 1 і 2 і які за свою мету чи на­слідок не мали обмеження конкуренції, Комісія не повідомляла­ся. Ті ж підприємства, які мали намір отримати негативну оцінку відповідно до статті 2 «Регламенту» № 17 або блокове виклю­чення відповідно до частини третьої статті 85 мали звернутися до Комісії в індивідуальному порядку.