11.1. СЕКРЕТИ ВИРОБНИЦТВА : Регулювання зовнішньоекономічної діяльності : B-ko.com : Книги для студентів

11.1. СЕКРЕТИ ВИРОБНИЦТВА

У США широко вживаються терміни «trade secret» і «ноу-хау». Українською мовою перший термін перекладається як «секрет виробництва». Другий термін не перекладається і викори­стовується у його англомовному вигляді. Слід зазначити, що пере­клад першого терміну не є точним. Він — невдалий. Щоправда ні­кому і ніколи не вдається точно його перекласти. Слово «trade» має у англійській мові багато значень (заняття, ремесло, професія, торгівля, клієнтура, правочин, обмін, виробництво). Словосполу­чення «trade union» українською мовою перекладається не як «тор­говельний союз», а «професійна спілка». Залишається погодитися із вживанням терміну «секрет виробництва», оскільки вдалішого українська мова не створила. Російська — теж.

Американські правники «ноу-хау» і «секрет виробництва» за­галом розуміють як еквівалентні поняття. У США термін «ноу- хау» не має офіційного статусу, а «секрет виробництва» такий статус має. Можливо термін «ноу-хау» вживається у побутовій мові частіше, ніж поняття «секрет виробництва».

Про еквівалентність понять в американській правосвідомості свідчить хоч би й те, що у широко відомій у США книзі — «На­стільній енциклопедії з інтелектуальної власності» Т. Мак — Ка­рті поняття «секрет виробництва» поміщено у дужки у нотатці, яка пояснює ноу-хау. Т. Мак — Карті пояснював ноу-хау як ін­формацію, яка дозволяє комусь виконати певне завдання або управляти певними пристроями чи процесами. Цей фахівець вважав, що поняття ноу-хау зазвичай означає певний вид техніч­ної інформації, яка дозволяє її власнику виконати певне завдання.

Інший американський правник Д. Голдшейдер зазначав, що ноу- хау — це підбірка інформації, що не є суспільним надбанням і володіння якою складає цінність.

Поняття «ноу-хау» часто вживалося у США у судових розгля­дах справ, коли мова йшла про значні масиви недиференційова- ної технічної інформації. У справі «Mycalex Corp. of America v. Demco Corp.» суд зазначав, що ноу-хау є фактичними знаннями, нездатними для точного окремого опису, але за використання в акумулятивній формі, після того як вони одержані шляхом спроб і помилок, дають тому, хто здобув їх, можливість продукувати дещо таке, яке б він не знав іншим чином як продукувати з такою ж акуратністю і точністю для комерційного успіху.

У справі «United States v. Timken Roller Bearing Corp.» суд вважав, що поняття ноу-хау є ширшим, ніж поняття «секрети ви­робництва».

У США інколи зустрічається і поняття «show — how» (шоу- хау). Воно означає передачу інформації шляхом демонстрації (показу).

Іншими термінами є «submitted ideas» (подані ідеї), «manufacturing information» (виробнича інформація). Часто по­няття trade secrets, know — how, manfacturing information, show — how, submitted ideas об'єднуються в одну групу за назвою «proprietary information» (власницька інформація). Поняття вжи­вається для позначення будь-якої інформації, щодо якої суди мо­жуть визнавати хоч би деякі виключні права.

Американські суди практично одностайно визнають і керу­ються коментарем «b» до §757 документа 1939 року, який має на­зву «Restatement (First) of Torts». Його можна перекласти як «Звід (Перший) права про делікти». Нагадаємо читачеві, що делікт — це позадоговірна шкода. Документ було складено американськи­ми правниками. Це — не нормативний документ у нашому розу­мінні цього поняття. З огляду ж на свою правову систему амери­канські суди визнають цей документ, як розумні люди визнають поради чи точки зору інших розумних людей.

У цьому документі зазначалося, що секрет виробництва може складатися з будь-якої формули, зразка, пристрою або компіляції інформації, яка використовується у чиємусь бізнесі і надає йому можливість одержання переваги над конкурентами, які її не зна­ють і не використовують. Це може бути формула хімічної речо­вини, технологія обробки або список споживачів. Укладачі «Зві- ду» вважали, що секрет виробництва — процес або пристрій, які постійно використовуються при здійсненні ділової діяльності. За­звичай він стосується виробництва товарів, наприклад, машини чи формули для виготовлення виробів. Він також може стосува­тися продажу товарів або іншого здійснення ділової діяльності, такого як код для підрахунку скидок чи інших поступок за прайс- листом або переліку спеціалізованих споживачів або бухгалтер­ського методу або іншої сфери менеджменту. Предмет секрету виробництва мав зберігатися у таємниці. Теми суспільного над­бання або загальної відомості у промисловості не можуть ставати секретом виробництва будь-кого. Теми, які повністю розкриті то­варами, що кимось продаються, не можуть бути його секретом.

У «Звіді» зазначалося, що неможливо сформулювати поняття секрет виробництва. Укладачі «Звіду» при визначенні того, що може бути секретом виробництва, рекомендували брати до уваги:

— обсяг інформації відомої за межами чийогось бізнесу;

— обсяг інформації відомої працівникам та іншим причетним до чийогось бізнесу;

— обсяг заходів, вжитих бізнесменом з метою охорони секре­тності цієї інформації;

— цінність цієї інформації для бізнесмена та його конку­рентів;

— обсяг зусиль чи сума грошей, витрачених бізнесменом на створення цієї інформації;

— легкість або складність з якими ця інформація може належ­ним чином здобуватися іншими.

Не дивлячись на те, що зазначеному документу вже 70 років, він не втратив свого пізнавального і практичного значення ще і донині. Є у США і новіший документ.

1979 року національна конференція спеціальних уповноваже­них (National Conferenee of Commissioners on Uniform State Laws) ухвалила «Одноманітний закон про секрет виробництва» (Uniform Trade Secret Art, UTSA). Вище мова йшла про склад­ність перекладу поняття «trade secret». Складно українською мо­вою перекласти і слово «uniform». Воно означає щось на кшталт «причесати гребінцем». UTSA — це результат систематизації за­конодавства США у сфері секретів виробництва та практики його застосування. Документ спрямовувався на те, щоб замінити зага­льне право («common law») у питаннях відшкодування шкоди, що виникає поза сферою контрактних зобов' язань. Зазначимо, що UTSA — це не закон у нашому розумінні цього слова. Цей доку­мент має такий же статус, як і попередній документ 1939 року. UTSA — не замінює кримінальне право і контрактне право у зв'язку із секретами виробництва.

UTSA розуміє секрет виробництва як інформацію, яка охоп­лює формулу, зразок, компіляцію, програму, пристрій, метод, технічний прийом або спосіб і породжує незалежну економічну цінність, — дійсну або потенційну, — з огляду на наступні чин­ники:

— загальна невідомість секрету виробництва;

— неможливість легкого одержання секрету виробництва за допомогою дозволених засобів іншими особами, які можуть, ма­ти економічну вигоду від його розкриття;

— вжиття розумних зусиль для забезпечення секретності.

У тих штатах, які не сприйняли UTSA, секрети виробництва традиційно охороняються відповідно до принципів загального права (common law) — правничої системи,яку США запозичили у Англії.

На відміну від «Звіду» 1939 року, в UTSA відсутня вимога, щоб інформація постійно використовувалася у чиємусь бізнесі для того, щоб її можна було вважати секретом виробництва. До­статнє і нерегулярне її використання.

Фахівці зазначають, що, навіть, у США є чимало бізнесменів та інженерів, які помилково вважають, що у них на виробництві відсутні секрети виробництва. Володіння секретом виробницт­ва — це те, що дає конкурентну перевагу, тобто забезпечує йому, як прийнято говорити, високий старт (head start).

До секретів виробництва не належить рекламна література, технічні специфікації, інструкції з обслуговування, які вільно поширюються серед громадськості. Історія зберегла інформацію про те, що 1820 року суд у справі «Yovatt v. Wmyard» заборонив колишньому найманому працівникові позивача використовувати деякі рецепти з ветеринарної медицини, які відповідач потайки скопіював.

У справі «Abernathy v. Hutchmsone» (1825 р.) суд вважав по­рушенням довіри публікацію неопублікованих лекцій відомого хірурга. Суд зазначив, що людина, якій було надана можливість зробити з лекцій нотатки для власного використання, не мала права на їх публікацію з метою одержання прибутку. Ця форма охорони стала відомою як копірайт загального права (common law copyright).

Вважається, що історія законодавства США з секретів вироб­ництва розпочалася зі справи «Peabody v. Norfolk» (1868 р.).Тоді керівники (executors) компанії, яка розробила певний виробничий процес, добилися у суді заборони колишньому її найманому пра­цівнику на розголошення ним інформації, а потім з цим праців­ником уклали контракт про нерозголошення інформації. Суд за­боронив також фірмі, де працевлаштувався цей працівник, розго­лошувати і копіювати (to replicate) той таємний виробничий процес.

Адвокат цієї фірми використав всі можливі аргументи для то­го, щоб у суді довести незаконність контракту між фірмою — розробником процесу і її колишнім працівником. Зазначав, що контракт був недійсним, оскільки не передбачав винагороди ко­лишньому працівнику (lack of consideration). Вказував на часову невизначеність (lack of certainty) зобов' язання працівника. Ствер­джував, що таке зобов'язання накладає обмеження на торгівлю. Зазначав, що процес не є секретним з урахуванням кількості лю­дей, які мали до нього доступ, а предмет контракту не є власніс­тю (property), яку можна передати заповітом (to pass by will) або успадкуванням (inheritance). Адвокат зазначав, що секрет не було добуто таємно, а тому його розголошення щонайбільше можна кваліфікувати як порушення контракту (breach of contract) — за що передбачається подання позову проти сторони, яка розголо­сила, на відшкодування збитків (damages). Адвокат стверджував, що судова заборона суперечить і патентному законодавству (бо процес був патентоспроможним, але реально не патентувався і після річного користування став суспільним надбанням) та не по­винна поширюватися на сторону, яка спочатку не була учасни­ком трудових відносин.

Суд зазначив, що особа, яка винайшла і зберігає у таємниці виробничий процес, набуває право власності на нього і суд захи­щає такого власника від порушення контракту і від розкриття та­ємниці третім особам (third parties). Суд ухвалив, що найманий працівник може зобов' язуватися не розкривати наданий йому се­крет і після закінчення терміну свого працевлаштування. Зазна­чалося, що комерційна таємниця не перестає бути нею, якщо во­на розкрита працівникам (agents or servants) відповідної асоціації. Третя сторона, якій повідомлено про конфіденційні стосунки у зв'язку з певним секретом виробництва, мусить утримуватися від його використання.

У подальших судових рішеннях з' явився ряд концепцій пра­вової охорони секретів виробництва. Зокрема судові справи «Cincinnati Bell Foundry Co, v. Dodds» (1887 р.) та «Cf. Ruckelshaus v. Monsanto Co» (1984 р.) свідчать про те, що деякі суди були схильні розглядати секрети виробництва як вид інте­лектуальної власності, яка підлягає охороні. Якщо, наприклад, урядові відомства, яким така інформація надавалася, використо­вували її або розголошували її, то власникам мала сплачувати­ся компенсація відповідно до п' ятої поправки до Конституції США.

Для більшості судів стартовою точкою розгляду справ про се­крети виробництва були порушення відносин конфіденційності (breach of a confidential relations). З таких судових справ виплива­ло, що власність можна відкидати (to deny)^ конфіденційність — ні. Про це йшлося у рішенні у справі «E. I. Du Pont De Nemours Powder Co. v. Masland» (1917 р.). Деякі суди підкреслювали нена- лежність (inpropriety) способу заволодіння секретом.

Зупинимося на одному з яскравих прикладів. Фабула справи «Tabor v. Hoffman» (1889 р.) така. На роторний насос був патент. Термін його чинності закінчився. Деякі зразки були секретними. Коли вони були на ремонті у іншого підприємця, то його агент потайки виконав креслення. Цей підприємець став виготовляти насоси такої конструкції. Першопочатковий виробник насосів та винахідник добилися через суд заборони новому виробнику ви­готовляти насоси, бо він на це спромігся лише завдяки потайки виготовленим кресленням.

У справі «E.I. du Pont de Nemours & Co v. Cristopher» (1971 р.) суд визнав аерофотознімку будівництва заводу як неналежний спосіб одержання чужих секретів виробництва.

Такими способами вважаються і заохочення до порушення угоди про конфіденційність (to breach a contract of confidentiality).

Відповідальність поширюється не лише на тих, хто безпосере­дньо порушує угоду про конфіденційність, але і на тих, хто вико­ристовує секрети виробництва, знаючи, що вони були розкриті неналежним чином іншими.

У зв'язку рішенням Верховного суду США у справі «Sears — Compco» поміж американських правників виникла дискусія про те чи федеральне патентне законодавство має вищу силу над за­гальним правом (common law) з секретів виробництва.

У США є федеральне патентне законодавство. У штатах тако­го законодавства немає. Це, до речі, означає, що справи у зв'язку з патентами розглядаються у федеральних судах, а не у судах штатів. Федеральне законодавство щодо секретів виробництва у США відсутнє. Це законодавство є у штатах. Ось тут і виникає колізія — яке законодавство має вишу юридичну силу та й чи має воно її взагалі? Де починається і де закінчується компетенція фе­дерального законодавства і законодавства на рівні штатів? У США законодавство про секрети виробництва — це законодав­ство на рівні штатів. Їх там, як відомо, — 50. Плюс федеральний округ Колумбія, де знаходиться столиця США. Кожен штат — це цілком автономна правова система.

У справі «Winston Research Corporation v. Mining & Manufacturing Company» (1965 р.) стверджувалося, що суд не ви­знає як охоронюваний законом інтерес у промисловій інформації як такій у відриві від відносин «працівник — роботодавець». Рі­шення у справі «Hampton v. Blair Manufacturing» (1967 р.) вказу­вало, що колишньому працівнику, який потайки здобув креслен­ня незапатентованого обладнання, не можна назавжди заборо­няти виробництво такого обладнання. Йому можна це забороняти лише впродовж того терміну, який був би потрібним для вироб­ництва обладнання без неналежного використання креслень.

У справі «Lear, іпс. v. Adkins» (1969 р.) суддя дійшов виснов­ку, що штати не мають права надавати чинності контрактам, де йдеться про сплату винагороди за розкриття інформації іншій стороні поки розглядається заявка на патент. Не дивлячись на це рішення федеральні суди продовжували надавати чинність ліцен­зійним угодам з секретів виробництва, особливо тоді, коли не по­давалася патентна заявка (patent application).

У 1971 р. один з федеральних судів дійшов висновку, що якщо сплинув час на подання заявки на патентноспроможне технічне рішення і заявка не була подана, то надання охорони цьому рі­шенню як секрету виробництва суперечить федеральному патен­тному законодавству. Воно дає рік з часу відкритого використан­ня винаходу для того, щоб оформити і подати заявку на одер­жання патенту. Якщо заявка не подається, то вважається, що таке технічне рішення його творець дарує суспільству і воно стає пуб­лічним надбанням, доступ до якого мають всі бажаючі. Ось тому судді і вважали, що потенційно патентноспроможне технічне рі­шення не може вважатися секретом виробництва. Воно має стати винаходом. Оскільки винаходом це рішення не стало, то воно стало загальнодоступним.

Настала епохальна віха.

У справі «Kewanee Oil Co. v. Bicron Corporation» (1974 р.) Верховний суд США дійшов висновку, що законодавство штату, яке охороняє секрети виробництва, може забороняти розкриття патентноспроможної промислової технології, створеної позива­чем (delelopped by the plaintiff), навіть, якщо та технологія не па­тентується. Законодавство штатів з секретів виробництва не обов' язково суперечить федеральному патентному законодавст­ву. Вважається, все ж таки, що законодавство із секретів вироб­ництва надає значно слабкішу охорону, ніж патентне законодав­ство. Воно має справу з іншими, невинахідницькими (nonin- ventive) об' єктами. Це законодавство фокусується на поведінці (conduct)^ не на технології.

У справі «Tower Mfg. Co., Inc. v. Monsanto Chemical Works» (1927 р.) суд вказав на визначальну різницю між патентною охо­роною та охороною секретів виробництва. Патентновласник має монополію, спрямовану проти всього світу, у той час як власник секретів виробництва має права лише щодо тих, з ким він домо­вився не розкривати секрети виробництва та щодо тих, хто не­правомірно отримав їх.

Патентне право задумане для заохочення винахідництва, а право секретів виробництва задумане для захисту від порушення довіри. Виробничосекретівське право (trade secret law) сприяє по- ділюванню знаннями (sharing of knowledge) та ефективному фун­кціонуванню економіки. Воно, зокрема, дозволяє індивідуально­му винахіднику зібрати врожай від своєї праці (to reap the rewards of his labor), пропонуючи достатньо великій компанії доопрацю­вати і використовувати винахід як секрет виробництва. Законо­давство із секретів виробництва та патентне законодавство мо­жуть співіснувати (to coextst). Примат норм федерального законодавства не діє там, де контактують між собою патентне право і право із секретів виробництва. Ці дві сфери права є авто­номними і незалежними.

Право штатів із секретів виробництва вважається альтернати­вою патентному праву як джерелу права з охорони винаходів. Федеральне законодавство охороняє запатентовані винаходи, а законодавство штатів — незапатентовані.

Охорона як секретам виробництва може надаватися патентно- спроможним винаходам, які, з огляду на ті чи інші чинники, не патентувалися.

У справі «Roberts v. Sears, Roebuck & Co» (1978 р.) суд відмо­вився розглядати питання про чинність патента у зв'язку з позо­вом про шахрайство, порушення конфіденційних стосунків і не­належне представництво (negligent misrepresentation). Неправо­мірність отримання секрету виробництва може бути і за відсут­ності факту вторгнення у чужу власність (trespass), незаконної поведінки, або втручання у контрактні зобов' язування іншої особи.

Суд у справі «E. I. du Pont de Nemours & Co v. Christopher» (1970 р.) підкреслив, що юридична терплячість щодо промисло­вого шпигунства закінчується там, де затрати на охорону від шпигунства стають завеликими і підривають дух винахідництва. У тій справі будівництво заводу було сфотографовано з літака.

Будівництво велося у публічно доступному повітряному просто­рі. Суд вважав, що вимагати від позивача спорудження покрівлі над будівельним майданчиком викликало б затрати на попере­дження того, що не є більшим, ніж витівка школяра. Додамо, що фотографи Ролф і Гаррі Крістофери були найняті невідомою тре­тьою стороною для фотографування з літака того будівництва за­воду у Бомонді (Техас). 19 березня 1969 року вони з літака зро­били 16 знімків будівельного майданчика заводу і згодом передали фотографії вказаній третій стороні.

Літак, який кружляв над майданчиком, помітили працівники. Того ж дня було встановлено, що літак був задіяний у аерофото- зйомці. Компанія «Дюпон» стверджувала, що фотографували дуже важливий її секрет виробництва — незапатентований спосіб виготовлення метанолу.

Дозволеними методами одержання чужих секретів виробниц­тва є зворотний інжиніринг, незалежне відкриття і спостереження за операціями, які не були резонно закритими для їх бачення пу­блікою.

UTSA незаконним привласненням (misappropriation) секретів виробництва вважає:

• одержання чужого секрету виробництва особою, яка знає чи може знати, що секрет виробництва одержано за допомогою не­законних засобів;

• розкриття або використання чужого секрету виробництва без чітко висловленої або такої, що розуміється, згоди особою, яка:

— використовує незаконні заходи для одержання інформації про секрети виробництва;

— до моменту розкриття або використання секрету виробниц­тва знала або могла знати, що інформація про секрет виробницт­ва була одержана за обставин, з яких випливає обов'язок підтри­мання його секретність або обмеження його застосування від особи, яка використала незаконні засоби для його одержання від або через особу, яка мала зобов' язання щодо особи, що подала позов щодо підтримання його секретності або обмеженого вико­ристання;

— перед зміною свого матеріального становища знала або мо­гла знати, що ця інформація була секретом виробництва і одер­жана випадково або помилково.

Простіше кажучи, неналежними методами отримання секретів виробництва вважаються:

— копіювання потайки;

— промислове шпигунство;

— підкуп працівників;

— схиляння колишніх працівників на порушення контракту про конфіденційність.

Зворотний інжиніринг вважається дозволеним методом розга­дування чужих секретів виробництва, але за умови, що він відбу­вається чесно. Забороняється, наприклад добувати інформацію для зворотнього інжиніринга шляхом порушення відносин кон­фіденційності. Порушення секретів виробництва вважається од­ним з видів недобросовісної конкуренції. Суди США, розглядаю­чи справи про порушення секретів виробництва, завжди цікав­ляться двома найважливішими питаннями:

• чи є певна інформація цінною і секретною;

• чи застосував відповідач незаконні методи для її одержання.

Слід зазначити, що на відміну від інших форм інтелектуацій-

ної власності, відповідальність за порушення секретів виробниц­тва настає не у результаті факта її копіювання або використання секретної інформації, а внаслідок застосування незаконних спо­собів її одержання.

Фахівець середнього рівня кваліфікації, спираючись на опис винаходу, може його відтворити і використовувати. Може, — з фізичної точки зору, але не з правової. В останньому випадку по­трібен дозвіл патентовласника. Грамотна людина фізично може списати чужий вірш і видати його за свій, але плагіат заборонено законом. У зазначених випадках між фізичною і правовою мож­ливістю існує розрив, який може бути нездоланним. Секрет ви­робництва будь-хто має право відтворювати. Головне — це пра­вомірно ним заволодіти. У процесі судового розгляду справ щодо неналежного здобуття секретів виробництва вагомим доказом цього є так звані «технічні відбитки пальців» (te^nological fingerprints). Власники секретів виробництва включають навмис­ні помилки у матеріали, що містять секрети виробництва, для то­го, щоб порушники копіювали і їх та щоб на цьому впіймалися.

Для збереження секретності власник секрету виробництва не повинен бути пасивним. Тут доречне прислів' я: «Під лежачий камінь вода не тече». Відсутні якісь універсальні і чіткі критерії належних зусиль, які докладаються для збереження секретів ви­робництва. Багато що залежить від фінансових можливостей вла­сника секретів виробництва та їх цінності.

Розумні зусилля з охорони секретів виробництва повинні, що­найменше, передбачати:

— обмежений доступ персоналу працедавця до секретів виро­бництва (за принципом — доступ лише тому, кому це потрібно);

— підписку працівників про нерозголошення відповідної ін­формації;

— маркування конфіденційної інформації та її зберігання у надійному місці.

На відміну від патентної охорони охорона секретів виробниц­тва не надає їх власникам виключних прав на використання від­повідної інформації. Інші особи можуть володіти, використову­вати і розпоряджатися цією інформацією, якщо вони одержали її законним шляхом.

Суди дотримуються думки, що наймані працівники, звільняю­чись з роботи, можуть забирати з собою свої здібності (faculties), майстерність (skill) та досвід (experience), але не можуть розкри­вати інформацію, отриману виключно від свого працевлаштуван­ня. Суди цікавляться тим наскільки колишні працівники будуть уразливими, якщо у пошуках нової зайнятості їм забороняється використовувати певні знання.

Повідомлення про обмеження щодо розкриття інформації (notice of restrictions in disclosure of information), яке роботодавці видають працівникам при звільненні, мають бути резонними як з точки зору географічного простору, так і часу. На суди справляє вплив обсяг інвестицій у інформацію, втілену у секретах вироб­ництва.

До уваги суди беруть і «випадкову пам'ять» (casual memory) найманих працівників. Наприклад, щодо списків споживачів. Ко­піювати списки чи спеціально заучувати їх напам'ять не дозволя­ється. Уривкову ж інформацію списків можна правомірно вико­ристовувати. Охорона секретів виробництва здійснюється і за допомогою чітко висловленої угоди про уникнення конкуренції (express covenant not to compete), яку укладають роботодавці зі своїми працівниками на випадок їх звільнення з роботи і започа- ткування ними власного бізнесу. Така угода досить вдало охоро­няє гудвіл роботодавця. Обсяг угоди не повинен бути більшим ніж це необхідно для охорони гудвілу роботодавця, інакше його можуть звинуватити у нерезонному обмеженні підприємництва (unreasonable restraint on trade) та накладанні на найманого пра­цівника зайвого тягаря (undue hardship).

Багатий американський досвід свідчить про те, що колишні працівники фірм, які звільнилися добровільно чи примусово з роботи у своїх попередніх роботодавців, були, є і, очевидно, бу­дуть найпоширенішим джерелом розголошення і використання секретів виробництва. Той факт, що інші особи незалежно від­кривають секрети виробництва, не позбавляють секрети вироб­ництва правової охорони доти, поки такі відкривачі не є числен­ними і вони вживають заходів для збереження у таємниці секре­тів виробництва.

У цілому ряді судових рішень було зафіксовано, що секрет ви­робництва має включати якийсь елемент новизни адже те, що ві­доме всім — не є новим і не може бути секретним. В одному із су­дових рішень зазначалося, що новизна щодо секретів виробництва визначається лише в обсязі, який є необхідним для того, щоб пока­зати, що секрет виробництва не є предметом суспільного надбан­ня. До секретів виробництва не застосовується і такий критерій па­тентоспроможності як неочевидність. Секрет виробництва може бути удосконаленням очевидного. Регулярне використання секре­ту виробництва не вважається неодмінною умовою для надання йому правової охорони. Секрет виробництва можна використову­вати періодично, час від часу, нерегулярно. Секретами виробницт­ва можна поступатися і ліцензувати їх. Важливим при цьому є збе­реження конфіденційності. Втрата секретності призводить до втрати правової охорони. Дозволяється чітко висловлені положен­ня угод, які передбачають сплату покупцем роялті за використання секретів виробництва впродовж всього строку їх використання, незалежно від того, чи стали секрети виробництва загальнодосту­пними чи ні та з чиєї вини це сталося.

Якщо є бажання комерціалізувати секрети виробництва, то виникає проблема як повідомити про них інших осіб (наприклад, потенційних покупців і найманих працівників), щоб не зруйнува­ти цінність цих ідей для власника.

Слід мати на увазі, що у випадку дострокового припинення ліцензійної угоди фізично неможливо у повному обсязі відновити права надавача (ліцензіара) секретів виробництва. Ці секрети стали відомими ліцензіату. Їх не можна стерти з пам'яті праців­ників ліцензіата. Переважну частину інформації можна відновити за допомогою певних зусиль та інвестицій.

Американські фахівці вважають, що головними проблемами під час ліцензування секретів виробництва є:

— визначення технічних цінностей, з якими мають справу, — тобто визначення об' єктів ліцензійних угод;

— опис засобів розкриття, які будуть застосовуватися;

— визначення винагороди, яка сплачуватиметься, та бази її підрахунку;

— обмеження відповідальності одержувача технічної докуме­нтації щодо її використання і охорони;

— визначення тривалості зобов' язань.

Автори неопублікованих копірайтоспроможних робіт, у яких містяться секрети виробництва, мають права, передбачені феде­ральним копірайтним законодавством. Правила Відомства з копі- райту (Copyright Office) передбачають у певних випадках збере­ження конфіденційності інформації у роботах, що подаються на депонування.

У США конфіденційність відносин створюється або чітко ви­словленою угодою (by express contract) або суттю відносин між сторонами. Вдалішим з точки зору судів є перший підхід. Суди вимагають, щоб секрет виробництва був чітко означеним і зрозу­мілим. Конфіденційні відносини можуть також випливати з конк­ретних виробничих відносин (particular trade relations), що існують між сторонами. Висловлені конкретні зобов'язання (obligations) щодо охорони секретів виробництва та ідей можуть бути у формі простої обіцянки (mere promise) не розкривати секрет виробництва або ідею. Вони можуть бути і у формі угоди (covenant) про те, щоб найманий працівник не конкурував з підприємцем після закінчен­ня терміну працевлаштування. Якщо такої угоди немає, то суди її не нав'язують сторонам. Суди визнають зобов'язання не викорис­товувати без дозволу і не розкривати секрети виробництва, здобуті у процесі конфіденційних відносин.

Практика свідчить, що суди вбачали зобов' язання конфіден­ційності у тих випадках, коли роботодавці повідомляли найма­ним працівникам секрети виробництва під зобов' язання (pledge) не розголошувати їх. Якщо ж працівник повідомляв працедавцеві про створений цим працівником секрет виробництва, то для на­явності конфіденційних відносин необхідно, щоб працівника спеціально наймали для створення відповідної інформації.

Розкриття інформації особам, які мають зобов' язання про під­тримання її секретності, не вважається втратою конфіденційності відповідного секрета виробництва. Розкриття інформації особам, які не взяли зобов' язань щодо конфіденційності, вичерпує право власності на секрет виробництва. Очевидно це відповідає при­слів'ю: «Слово не горобець, випустив, — не впіймаєш».

Слід зазначити, що UTSA передбачив ширший захист секре­там виробництва і різноманітніше відшкодування за них, ніж до цього передбачалося загальним правом (common law), що ним керувалися суди штатів. Суди можуть встановлювати заборони (injunctions), які діють доти поки інформація є секретом вироб­ництва. В певних випадках такий період може бути нескінченно довгим. Часто суди до уваги беруть гіпотетичний розрахунковий період, який був би потрібним для розкриття секрету виробницт­ва законним способом. Суди забороняють незаконне розкриття секретів виробництва.

Заборони не обов'язково діють нескінченно довго. Якщо сек­рет виробництва законним чином стає доступним необмеженому колу осіб, то сторона, щодо якої суд ухвалив заборону, може зве­рнутися до суду із заявою про припинення заборони. Суд може ухвалити рішення, спрямоване на уникнення розкриття секрету виробництва в період досудового провадження.

Замість застосування заборон суди можуть зобов' язувати по­рушників придбати у власника секрету виробництва ліцензію чи сплатити одноразове грошове відшкодування. Компенсаційне відшкодування за розкриття секретів виробництва може включа­ти незаконно одержаний доход та відшкодування витрат. UTSA передбачає не лише повне відшкодування, але і відшкодування у потрійному обсязі (treble damages).

До справи «Sears — Compco» суди у справах, пов'язаних із секретами виробництва, накладали судові заборони без обмежен­ня їх періоду на використання секретів виробництва. Зокрема, у справі «Shellmar Product Co v. Allen — Quality Co» (1936 р.) суд відмовився модифікувати заборону щодо подальшого викорис­тання секрету виробництва, не дивлячись на те, що той секрет виробництва став публічно доступним. Щоправда у справі «Conmar Product Corp. v. Universal Slide Fastener Co» (1949 р.) суд ухвалив, що видача патента, який згодом був оголошений нечин­ним, заваджує накласти судову заборону на відповідача, який за­володів винаходом до його публічного розкриття. Суд зазначив, що невиновне використання (innocent use) відповідачем машини до того,як він дізнався про те, що вона охороняється угодою про секрети виробництва між найманим працівником, який її ство­рив, і його попереднім роботодавцем, звільняє від відповідально­сті впродовж терміну невиновного використання. Оскільки від­повідач використовував машину до моменту, коли винахід став публічно відомим, то цей відповідач взагалі уникнув відповіда­льності.

Після справи — Compco» суди стали накладати заборо­

ну на використання секретів виробництва впродовж часу, який був би потрібним для того, щоб належними засобами розгадати секрети виробництва, наприклад, зворотним інжинірингом або незалежним відкриттям. У справі «Humpton v. Blair Manufacturing Co» суд дійшов висновку, що колишньому найманому працівни­кові, який потайки одержав креслення і не підкорився рішенню суду повернути креслення суду, забороняється копіювати незапа- тентоване устаткування ферми лише впродовж часу, необхідного для відтворення обладнання, не спираючись на незаконне вико­ристання креслень.

У справі «Kewannee Oil Co. v. Bicron Corp» Верховний суд США наказав апеляційному суду поновити рішення суду першої інстанції (trial court), яке забороняло розкриття або використання секретів виробництва лише впродовж терміну коли секрет виро­бництва став доступним публіці або був би одержаний відповіда­чем з джерел, які б мали законне право на повідомлення відпові­дної інформації. Видача судового дозволу дозволяє відповідачу використовувати секрет виробництва після того як він став пуб­лічно доступним або був незалежно розкритий третьою особою. Заборона чітко не обмежується періодом, який був би потрібний відповідачеві самостійно і незалежно розгадати секрет.

У справі «Arenson v. Quick Point Pencil Co» (1979 р.) Верхов­ний суд США зазначив, що федеральне патентне законодавство не перешкоджає щоб штат стягував на користь заявника на па­тент суму роялті, передбачену контрактом, зі сторони, яка продає товари, у яких втілено ймовірний винахід (putative invention), на­віть, якщо патент не видано. Контрактне зобов' язання про роялті може продовжуватися і тоді, коли незапатентований винахід стає публічно розкритим. За відсутності контрактного зобов' язання про сплату роялті, грошова відповідальність обмежується втра­тами позивача або прибутками відповідача за період неправомір­ного використання. Такий підхід виключає стягнення збитків за період невиновного використання або за використання секрету виробництва після того як він став публічно доступним.

Вище зазначалося, що секрети виробництва — це власність. Щоправда, своєрідна. Ця власність — неосяжна, бо є інформаці­єю. Один з американських судів у своєму рішенні зазначав, що секрет виробництва — особливий вид власності у тому сенсі, що порушення права на цю власність залежить від того зловжив чи ні конкретний відповідач конфіденційним розкриттям. Секрет виробництва американські суди трактували і як відносну влас­ність, порушення якої (окрім зловживання конфіденційним роз- криттям)відбувається при застосуванні незаконних методів отри­мання інформації.

Американські фахівці вважають, що норми кримінального права щодо секретів виробництва є вужчими, порівнюючи з циві­льно-правовими нормами. Кримінальне право охороняє не інфо­рмацію про секрети виробництва як таку, а матеріальні речі, у яких втілено секрети виробництва. Вкрадено матеріальну річ — значить стався кримінальний злочин. Не вкрадено, — криміналь­ного злочину немає. Якщо особа запам'ятала секретну формулу і потім її розкрила, то вона не притягується до кримінальної відпо­відальності. Щодо такої особи може бути подано цивільний по­зов. Особа, яка вкрала аркуш паперу з цією формулою, може бу­ти притягнута до кримінальної відповідальності.

У США є і федеральне кримінальне законодавство. Воно за­стосовується за злочини, у зв'язку з передачею, продажем, одер­жанням проданих товарів тощо на суму, що перевищує певний рівень (в середині 1990-х років — 5 тис. доларів). Знову ж таки необхідно, щоб секрети виробництва були у чомусь втілені.

Федеральний закон про секрети виробництва (Federal Trade Seerets Act) охоплює лише кримінальні дії федеральних службо­вців. Передбачає за не уповноважену законом публікацію, поши­рення, розкриття, розголошення будь-яким способом і у будь- якому обсязі будь-якої інформації, яка стосується секретів виро­бництва будь-якої особи, фірми, товариства, корпорації або асо­ціації штраф до 1000 доларів та ув'язнення до одного року або і те, і інше та звільнення з роботи.

Інформація про секрети виробництва може передаватися від однієї компанії до іншої шляхом поступки патентом або на ліцен­зійній основі.

Верховний суд США ухвалив, що немає конфлікту між феде­ральним патентним законодавством і законодавством штату, яке передбачає виплату роялті за використання секретів виробництва за період після публічного розкриття секрету виробництва шля­хом продажу відповідного продукту. Патентна ліцензія — це своєрідне запевнення патентовласника про те, що він не буде пред'являти претензії ліцензіату щодо використання ним техніч­ного рішення, захищеного патентом, який належить ліцензіару. Ліцензія на секрет виробництва — це документ про передачу права на використання знань невідомих громадськості на момент їх передачі.

Якщо інформацію ліцензійної угоди її сторони вважають за ноу-хау, то суди вважають ліцензійну угоду такою, що підлягає виконанню, навіть, якщо власник секрета виробництва не може чітко вказати кожний його елемент.

Гібридними ліцензіями є ті, що стосуються як винаходів, так і секретів виробництва. Судова практика свідчить, що якщо сут­ність патента тісно пов'язана із секретами виробництва, то при визнанні патента недійсним або при закінченні терміну його чинності втрачаються і права ліцензіара на отримання роялті.

Якщо у гібридній ліцензійній угоді ноу-хау є виокремлиними, то права на отримання роялті за секрети виробництва зберігаються незалежно від долі відповідного патента.

Ліцензійні угоди з ноу-хау мають враховувати норми антимо- нопольного (антитрестівського) законодавства (anti — trust law). Суди не полюбляють положення ліцензійних угод з ноу-хау, які зазіхають на конкуренцію.

Насамкінець про «цехову привілею» (shop — right). Вона вва­жається варіантом зобов' язання агента повідомляти своєму робо­тодавцеві всю інформацію, що стосується виконання агентських функцій.

Якщо найманий працівник, у обов' язки якого не входила до­слідницька і винахідницька діяльність, створив об' єкт технології, використовуючи матеріали, обладнання та виробничі потужності роботодавця, то власником такого об'єкта визначається його ав­тор, але роботодавець зберігає право на використання об' єкта у своєму виробництві без сплати роялті своєму найманому праців­никові.